Il marchio è stato considerato per molto tempo solo quale strumento di marketing, in realtà può essere utilizzato per far crescere il valore di un’azienda o di un prodotto, acquisendo un proprio valore economico, diventando un “asset” intangibile. Per questo la tutela del marchio è fondamentale, un’esigenza che non è sfuggita alla legge.
Tutela del marchio: il Trasferimento
Il proprietario del marchio può sfruttarlo in vari modi. Si può trasferire attraverso la licenza, permettendone l’uso per un periodo limitato e in maniera anche non esclusiva. In alternativa lo si può trasferire attraverso il merchandising, ovvero concedendo a terzi di utilizzare il marchio in settori molto differenti da quelli in cui il consumatore è abituato a vedere il brand. Per fare un esempio di tutela del marchio tramite trasferimento per merchandising si pensi alle case automobilistiche che hanno permesso l’uso dei propri marchi ad aziende che operano nel settore dell’orologeria, dell’oggettistica o dell’abbigliamento.
Tutela giudiziale
Come viene tutelato il titolare di un marchio registrato dal punto di vista giuridico? Il titolare di un marchio registrato può esercitare quattro diverse tipologie di azioni:
- L’opposizione alla registrazione;
- L’azione di contraffazione;
- La concorrenza sleale.
Tutela del marchio: l’opposizione alla registrazione
Si tratta di una procedura amministrativa, grazie alla quale i soggetti legittimati possono richiedere il rigetto della domanda di registrazione del marchio altrui. Infatti, dopo la richiesta di deposito del marchio, gli uffici provvedono alla sua pubblicazione affinché lo stesso sia portato a conoscenza dei terzi.
L’istanza di opposizione deve essere depositata per i marchi nazionali presso l’UIBM, Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, che ne verifica i requisiti formali e decide sull’ammissibilità. All’esito di tale decisione, le parti potranno stabilire se pervenire ad un accordo e in tal caso l’opposizione si estingue, oppure rimettere la decisione all’UIBM, che si pronuncerà nel merito accogliendo o rigettando l’opposizione.
L’azione di contraffazione
Si ha contraffazione tutte le volte in cui un marchio altrui viene utilizzato in maniera illegittima. Come risultato si creare confusione, anche solo potenziale, nel consumatore. Il titolare ha quindi la facoltà di vietare ai terzi di usare nella loro attività economica segni identici o simili al marchio per prodotti o servizi identici o affini.
Inoltre, si può farne divieto se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio.
Si può anche esperire l’azione in via cautelare d’urgenza, così che il Giudice, nell’ottica della tutela del marchio, ordini all’impresa concorrente di cessare immediatamente l’uso di un marchio. Inoltre, si può chiedere che la pronuncia del Giudice venga pubblicata su quotidiani o siti internet, a spese del soccombente. Infine, il titolare del marchio può richiedere la rimozione delle conseguenze della contraffazione, come per esempio la distruzione dei prodotti su cui appare il marchio contraffatto.
La concorrenza sleale
Il titolare di un marchio registrato può tutelarsi anche con un’azione di concorrenza sleale qualora un imprenditore concorrente utilizzi segni distintivi identici o simili al proprio marchio. Sono vietati gli atti volti a produrre confusione con i prodotti e/o i servizi di un concorrente.
La “confondibilità” di un prodotto o di un servizio deve essere valutata in relazione alle conseguenze che gli atti concorrenziali possono avere sul consumatore medio, cioè dotato di una ordinaria diligenza. Questi effettua le proprie scelte prescindendo da un esame attento di comparazione tra due prodotti.
Si parla invece di “imitazione servile” quando vengono copiate e riprodotte delle caratteristiche del marchio dotate di efficacia individualizzante. Idonee, quindi, in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare un prodotto o un servizio ad una determinata impresa. Anche attraverso l’azione di concorrenza sleale può essere ottenuta l’inibitoria dell’uso illegittimo del marchio da parte dell’impresa concorrente come pure il risarcimento del danno e la pubblicazione della sentenza.
Tutela del Marchio, una base del diritto societario.
La materia, però, è complessa: conviene sempre affidarsi a un legale per non incorrere in errori che, poi, potrebbero penalizzare l’azienda. Se hai bisogno di assistenza per te o per la tua azienda contatta il nostro studio: tutela i tuoi diritti!
Articolo realizzato in collaborazione con la dottoressa Alberto Padoan